T-58/23 BIG MAC: cómo perder un registro marcario por exceso de cobertura

El 5 de junio de 2024, el Tribunal General de la Unión Europea resolvió el Asunto T-58/23 y revocó parcialmente el registro de la marca denominativa BIG MAC en Clases 29, 30 y 42. La causa fue precisa: McDonald's International Property Co. Ltd no acreditó uso efectivo desagregado por producto y servicio dentro del período quinquenal de referencia. La sentencia es europea. Sus reglas decisorias replican el régimen del artículo 235 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) y aplican íntegramente al titular mexicano.

Este artículo identifica las cuatro fallas estratégicas y probatorias que destruyeron parcialmente uno de los registros marcarios más visibles del mundo, y traduce cada una a la operación cotidiana de un titular en México: cómo registrar, cómo mantener, cómo atacar y cómo defender.

La lección estratégica previa: quien opone con un registro amplio asume el riesgo del contraataque

Supermac's no atacó BIG MAC por iniciativa. McDonald's lo provocó. En 2014, cuando la cadena irlandesa Supermac's solicitó ante la EUIPO el registro de su signo SUPERMAC'S para hamburguesas y productos alimenticios, McDonald's interpuso oposición inmediata invocando riesgo de confusión con BIG MAC. Esa oposición convirtió a Supermac's en atacante: para neutralizarla, era necesario destruir su fundamento. El 11 de abril de 2017, Supermac's solicitó la caducidad de BIG MAC con base en el artículo 51(1)(a) del Reglamento (CE) 207/2009, hoy artículo 58(1)(a) del Reglamento (UE) 2017/1001.

La regla operativa es clara. A mayor amplitud del registro, mayor exposición a una solicitud de caducidad parcial o total. Quien ejerce una oposición marcaria basada en un registro de amplio espectro asume el riesgo de que el oponente contraataque cuestionando el uso efectivo de cada categoría protegida. El registro defensivo sin uso documentable es un blanco perfecto.

La consecuencia para el titular mexicano es idéntica. El artículo 235 LFPPI permite caducidad parcial cuando el titular no acredita uso real y efectivo en los productos o servicios para los que la marca fue registrada durante los tres años previos a la solicitud. El registro amplísimo, lejos de ser una fortaleza, es una superficie expuesta.

La regla Vitakraft: la notoriedad no sustituye la carga probatoria

La piedra angular del Asunto T-58/23 es una regla anterior a la sentencia: la prohibición de presunciones, fijada en el criterio Vitakraft (TJGE, T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann v. OHIM, 6 oct. 2004, párrafo 28). El uso efectivo de una marca no puede probarse mediante probabilidades o presunciones. Debe demostrarse mediante pruebas sólidas y objetivas de un uso real y suficiente en el mercado. El Tribunal General aplicó este criterio en T-58/23 con rigor inflexible.

La consecuencia práctica es decisiva. Por muy conocida que sea una marca, incluso si tiene notoriedad probada o repercusión mundial, ese renombre no sustituye ni suple la carga de probar el uso efectivo para cada producto y servicio específico. McDonald's construyó parte de su defensa sobre la notoriedad indiscutible de BIG MAC. La Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO aceptó ese argumento en su resolución del 14 de diciembre de 2022 (Asunto R 543/2019-4). El Tribunal General lo rechazó frontalmente en el párrafo 99 de la sentencia.

La razón es estructural. La notoriedad opera en procedimientos de oposición conforme al artículo 8(5) del Reglamento (UE) 2017/1001. En procedimientos de caducidad por no uso, la notoriedad es jurídicamente irrelevante. La caducidad protege un interés público distinto: que el registro de marcas refleje uso comercial real, no uso simbólico o nominal. La misma lógica subyace al artículo 235 LFPPI.

Las dos reglas decisorias del Tribunal

El Tribunal General fijó dos reglas que el titular mexicano debe internalizar como criterio operativo cotidiano. Ambas son consistentes con la estructura clasificatoria de la LFPPI mexicana y con el Arreglo de Niza al que México está suscrito.

Regla 1: uso en bienes no es uso en servicios (párrafo 99)

El uso de una marca en conexión con productos no puede constituir al mismo tiempo prueba del uso de esa misma marca en conexión con servicios específicos. Uso en bienes no equivale a uso en servicios. McDonald's aportó para Clase 42 exactamente el mismo material probatorio que para Clases 29 y 30: empaques, folletos, spots televisivos del sandwich, capturas de Facebook. Ningún elemento acreditaba uso autónomo de BIG MAC como identificador de servicios. Error conceptual de primer orden.

El artículo 15(1) del Reglamento 207/2009 exige que la marca sea usada en conexión específica con cada producto o servicio para el que fue registrada. La consecuencia: pérdida total de Clase 42.

Regla 2: la reputación de una marca no contagia el alcance probatorio de otra (párrafo 103)

La reputación de una marca respecto de ciertos bienes o servicios, como MCDONALD'S para restaurantes, no puede influir en la escala de uso de otra marca, como BIG MAC, bajo el pretexto de que el público podría establecer un vínculo entre ambas. Las probabilidades y presunciones están expresamente prohibidas. La fama de la marca paraguas no extiende automáticamente el alcance probatorio de la marca específica. Cada signo registrado debe acreditar uso autónomo y desagregado.

Los cuatro errores que destruyeron el registro

Cada error identificable en T-58/23 se traduce a una práctica concreta de gestión marcaria. La sentencia los documenta con precisión.

1. Registro sobredimensionado

McDonald's obtuvo en 1996 un registro de amplísimo espectro sobre tres clases. Cubría no solo los productos comercializados de forma masiva (sandwiches de carne) sino una amplia gama de productos y servicios sin uso comercialmente significativo bajo BIG MAC: productos de aves, servicios de restauración como categoría autónoma, consultoría de construcción de restaurantes. El sistema europeo de caducidad por no uso opera como mecanismo de corrección. La consecuencia fue exposición total a una solicitud de caducidad por subcategorías no usadas.

Alternativa viable: registro operativo limitado a productos y servicios con uso real o proyectado y documentado. Cada clase debe poder defenderse con evidencia probatoria dentro del período de gracia.

2. Confusión probatoria producto-servicio

Para acreditar el uso de servicios de Clase 42, McDonald's utilizó el mismo material que para los productos de Clases 29 y 30. Empaques, folletos, spots, redes sociales del sandwich. Ningún contrato de prestación de servicios bajo BIG MAC, ninguna factura de honorarios bajo el signo, ninguna correspondencia comercial autónoma. El Tribunal aplicó la Regla 1 y declaró la caducidad de la Clase 42 completa.

Alternativa viable: documentación autónoma del uso del signo en servicios. Contratos de prestación, facturas de honorarios, correspondencia comercial bajo la marca específica.

3. Publicidad sin evidencia de impacto comercial

McDonald's aportó carteles publicitarios, capturas de anuncios televisivos, publicaciones de Facebook e informes de Google Analytics. Todo ese material demuestra que la marca fue anunciada. El Tribunal General reiteró un criterio fundamental en los párrafos 39 a 46: la publicidad no equivale a prueba de uso comercial real. La publicidad acredita que el producto existió bajo esa denominación y fue promovido mediáticamente. No acredita el volumen de ventas, la regularidad ni la frecuencia con que el producto fue distribuido.

El Anexo 17 contenía datos brutos de ventas de "Big Mac" entre 2013 y 2017, sin desglose por tipo de producto. El Anexo 15b contenía información de Google Analytics agregada para todo el período de referencia, sin desglose anual. Las únicas publicaciones de Facebook sobre chicken sandwiches correspondían a dos fechas aisladas en 2016. El Tribunal calificó la prueba como insuficiente para acreditar el alcance del uso.

Alternativa viable: facturas, listas de precios y estadísticas de distribución desglosadas por producto y por año.

4. Ausencia de expediente de uso

La defensa se construyó sobre material reactivo y disperso. Anexos con fechas manuscritas externas. Carteles marcados como "confidential" que sugerían borradores internos no efectivamente distribuidos. Datos agregados de cinco años sin desglose. El Tribunal identificó la insuficiencia documental como vicio probatorio en sí mismo.

Alternativa viable: expediente de uso continuo, organizado por producto y servicio y por año, alimentado desde el primer día de comercialización del signo.

El análogo mexicano: artículos 233, 235 y 237 LFPPI

La sentencia T-58/23 es europea, pero sus reglas son funcionalmente idénticas a las del régimen mexicano vigente. El titular en México opera bajo un estándar incluso más exigente.

El plazo de caducidad por no uso en México es de tres años consecutivos (Art. 235 LFPPI), frente a los cinco años del sistema europeo (Art. 58(1)(a) Reg. (UE) 2017/1001). El umbral de vulnerabilidad se alcanza antes. La caducidad parcial está expresamente reconocida (Arts. 235 y 260, fracción II LFPPI): el IMPI puede declarar la caducidad solo respecto de los productos o servicios sin uso, manteniendo el registro para los demás.

México introdujo además una figura sin equivalente directo en el sistema europeo: la declaración obligatoria de uso real y efectivo (Art. 233 LFPPI), cuya omisión opera caducidad de pleno derecho conforme al Art. 237 LFPPI. La reforma a la LFPPI publicada en el DOF el 3 de abril de 2026, vigente desde el 4 de abril, ajustó párrafos del Art. 233 y del Art. 237, así como el procedimiento del Art. 235, sin alterar el plazo trienal ni el estándar sustantivo de uso real y efectivo.

México, la Unión Europea y Estados Unidos están alineados internacionalmente bajo el Convenio de París y el Acuerdo ADPIC. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en su artículo 20.38, exige a las partes mantener un sistema de caducidad por no uso basado en uso genuino en el comercio. Los criterios del Tribunal General en T-58/23 son referencia comparativa válida ante el IMPI y el TFJA, especialmente cuando la jurisprudencia doméstica no haya resuelto el punto específico.

Recomendaciones operativas

Al constituir el registro

Identificar productos y servicios con uso actual o proyectado documentable. No registrar clases adicionales para "bloqueo" sin estrategia probatoria. Distinguir entre registro operativo y registro defensivo. El defensivo solo se justifica cuando existe riesgo real de aprovechamiento por terceros y capacidad acreditable de demostrar uso adyacente. Para servicios de restauración al consumidor final, registrar Clase 43 conforme a la edición vigente del Arreglo de Niza, no Clase 42 (que cubre servicios B2B distintos). El error de McDonald's en Clase 42 se originó precisamente en esta confusión.

Durante la vida del registro

Implementar expediente de uso desde el primer día de comercialización. Facturas desglosadas por producto bajo la marca registrada. Material publicitario con fecha verificable, no anotaciones manuscritas externas. Documentación de lanzamientos y descontinuaciones con fechas exactas. Para marcas de servicios: contratos de prestación, facturas de honorarios, correspondencia comercial bajo el signo. Auditoría interna de uso cada dos años para identificar categorías en riesgo antes de cumplir el trienio. Cumplimiento puntual de la declaración de uso real y efectivo del Art. 233 LFPPI.

Como atacante o defensor en sede IMPI / TFJA

Atacante: identificar si el titular usa realmente la marca para cada subcategoría de productos y servicios. El uso probado en un producto no protege automáticamente la categoría completa. Impugnar por subcategorías es estrategia válida y potencialmente decisiva. Defensor: preparar evidencia desagregada por producto y por año dentro del trienio. La notoriedad del signo no defiende frente a caducidad. Ningún argumento probatorio se debe construir sobre el reconocimiento público de la marca.

T-58/23 no es vinculante en México. Es persuasivo. El TFJA ha incorporado criterios de derecho comparado en materia de propiedad industrial cuando la ley doméstica no contempla el supuesto específico. La prohibición de presunciones, la regla bienes no es servicios y la delimitación de subcategorías son argumentos de autoridad que pueden citarse en agravios ante el TFJA y, en su caso, en el amparo correspondiente.

Cierre

Un registro marcario sin protocolo de uso es un activo a media caducidad. La sentencia T-58/23 lo demuestra con un titular de marca de repercusión mundial. El régimen mexicano vigente opera con un umbral más estricto: tres años, declaración obligatoria de uso, caducidad de pleno derecho.

Fiscus & Lex Consulting acompaña la constitución de registros operativos defendibles, el mantenimiento del expediente de uso real y efectivo, y la defensa o ataque en procedimientos de caducidad ante el IMPI y el TFJA.

contacto@fiscusandlex.com fiscusandlex.com

Fuentes

Tribunal General de la Unión Europea. Supermac's (Holdings) Ltd v. EUIPO – McDonald's International Property Co. Ltd. Asunto T-58/23. ECLI:EU:T:2024:384. Sentencia de 5 de junio de 2024.

Tribunal de Justicia General Europeo. Vitakraft-Werke Wührmann v. OHIM. Asunto T-356/02. Sentencia de 6 de octubre de 2004.

Tribunal de Justicia General Europeo. Mundipharma AG v. OHIM (RESPICUR). Asunto T-256/04. Sentencia de 13 de febrero de 2007.

EUIPO, Cuarta Sala de Recurso. Asunto R 543/2019-4. Resolución de 14 de diciembre de 2022.

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, L 154, 16 de junio de 2017.

Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versión derogada aplicable ratione temporis).

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Diario Oficial de la Federación, 1 de julio de 2020. Última reforma DOF 3 de abril de 2026, vigente desde el 4 de abril de 2026.

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Capítulo 20: Derechos de Propiedad Intelectual.